c S
Novela ZIL-1E s številnimi spremembami za imetnike pravic 15.04.2020 29. marca so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1), ki za registracijo znamke odpravljajo pogoj grafičnega prikaza znakov in razširjajo absolutne razloge za zavrnitev znamke. Imetnik znamke lahko po novem tretjim osebam prepove tudi uporabo znaka kot trgovskega imena ali firme, uporabo v zavajajočem ali primerjalnem oglaševanju, tranzit blaga in pripravljalna dejanja v zvezi s kršitvijo znamke. Novela ZIL-1E razširja obrambo neuporabe prejšnje znamke na postopke ugovora ter pravdne postopke za razveljavitve znamke zaradi neuporabe in glede kršitve znamke. Obstoj relativnih razlogov za zavrnitev in slaba vera ob prijavi znamke so bili prestavljeni med razloge za ugotovitev ničnost znamke, ki ima ex tunc učinek.

Uvod

Državni zbor je 5. marca 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E) s katerim se v slovenski pravni red z več kot enoletno zamudo prenaša Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami. Novela ZIL-1E, ki je prva večja sprememba tega zakona od leta 2006 (ZIL-1C, UL RS št. 20/06), je začela veljati 29. marca 2020 in uvaja bistvene spremembe v postopkih registracije in uveljavljanja pravic iz znamk.


Definicija znamke

Novela ZIL-1E ukinja pogoj, da se kot znamka lahko registrira le znak, ki ga je možno grafično prikazati. Z spremembo zakona je sedaj določeno, da je znamka lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, če se a) lahko s temi znaki blago ali storitve določenega podjetja razlikuje ali razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij, ter če se b) ti znaki v registru lahko prikažejo na način, ki Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju "URSIL") in drugim pristojnim organom ter javnosti omogoči jasno in natančno določitev predmeta varstva, ki je zagotovljeno njihovemu imetniku. Ta sprememba bo dovolila registracijo znamk kot so hologrami, znamk gibanja in podobnih netradicionalnih znakov, katerih registracija je bila po prejšnjem zakonu onemogočena ali vsaj otežena.

Absolutni razlogi za zavrnitev znamke

Novela ZIL-1E redefinira absolutne razloge za zavrnitev znamke po uradni dolžnosti na podlagi zgodnejše slovenske ali EU geografske označbe, označbe porekla in tradicionalnih poimenovanj za vina, hkrati pa uvaja zaščitene rastlinske sorte ter zajamčene tradicionalne posebnosti kot nova absolutna razloga za zavrnitev znamke. Določila glede ostalih absolutnih razlogov za zavrnitev znamke ali njeno ničnost (opisnost, pomanjkanje razlikovalnega značaja, nasprotovanje javnemu redu in morali, zavajanje javnosti itn.) niso bila bistveno spremenjena, saj so že bila usklajena z Direktivo (EU) 2015/2436

Relativni razlogi za zavrnitev znamke

Besedilo 44. člena ZIL-1, ki določa relativne razloge za zavrnitev znamke, je bilo z novelo zakona delno preoblikovano (npr. glede znane neregistrirane znamke ali znamke z ugledom), vendar ni doživelo bistvenih vsebinskih sprememb. Te pa so bile uvedene glede definicije prejšnje oziroma zgodnejše znamke, ki je lahko podlaga za ugovor zoper registracijo poznejše znamke. Drugi odstavek 44. člena ZIL-1 namreč v d) odstavku uvaja novo določilo, da se kot zgodnejše pravice štejejo tudi prijave znamk, a le pod pogojem, da so te registrirane. Tega dodatnega pogoja prejšnja verzija zakona ni vsebovala, zato v tem delu sprememba zakona uvaja jasnejšo omejitev pravice iz nepreizkušene prijave znamke v primerjavi s poznejšimi prijavami.

Kot zanimivost je treba omeniti, da po 16-ih letih od vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo, novela ZIL-1E prvič izrecno omenja znamko EU kot prejšnjo znamko (z izjemo prehodnih odločb, ki so veljale ob vstopu v EU iz 139. člena ZIL-1). Do sedaj se je namreč znamke EU (prej poimenovana “znamka Skupnosti”) štelo za znamke, za katere je bilo zahtevano varstvo v Republiki Sloveniji na podlagi mednarodne pogodbe (VSL sodba I Cpg 867/2012).


Kolektivne znamke, garancijske in certifikacijske znamke

Slovenski zakonodajalec se ni odločil za uvedbo garancijske ali certifikacijske znamke (ta je sicer možna na ravni EU po določilih členov 83. do 93. Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL L 154, 16.6.2017). Je pa zakonodajalec bistveno nadgradil določila o kolektivni znamki, in sicer predvsem glede pravilnika o kolektivni znamki in posledicah njihovega nasprotovanja ali neusklajenosti z določili ZIL-1E, omejitvijo pravic iz kolektivne znamke, ki označuje geografski izvor, ter glede obveznosti in pravic članov nosilca kolektivne znamke.

Pravice iz znamke

Neizčrpen seznam dejanj, ki jih lahko imetnik znamke prepove tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja za uporabo znamke v gospodarskem prometu, ZIL-1E razširja tako, da je sedaj vključena prepoved uporabe znaka kot trgovskega imena ali firme podjetja ali njunih delov ter uporaba znaka v primerjalnem oglaševanju na način, ki je v nasprotju s predpisi Republike Slovenije in EU o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju. Imetnik znamke lahko prepove tudi tranzit ponarejenega blaga, s čimer je bil ZIL-1E usklajen z Uredbo (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov. To pravico imetnik znamke izgubi, če deklarant ali imetnik blaga v postopku ugotavljanja kršitve znamke dokaže, da imetnik znamke nima pravice prepovedati dajanja blaga na trg v končni namembni državi. Novi 47.a člen ZIL-1 uvaja tudi prepoved iz 11. člena Direktive (EU) št. 2015/2436, in sicer prepoved pripravljalnih kršitvenih dejanj (namestitev znaka, ki je enak ali podoben znamki, na embalaži, nalepkah, listkih, varnostnih oznakah ali napravah, oznakah ali napravah za preverjanje pristnosti ali na drugih sredstvih, na katera je mogoče namestiti znamko, ponujanje, dajanje na trg ali skladiščenje, uvoz in izvoz takšnega blaga).

Neuporaba prejšnje znamke kot obramba

Medtem, ko je po prej veljavnem zakonu obramba neuporabe prejšnje znamke v petletnem obdobju pred vložitvijo tožbe bila na voljo toženi stranki le v tožbi na izbris znamke po 119. členu ZIL-1, novela zakona to obrambo uvaja tudi v postopkih ugovora, postopkih zaradi razveljavitve (poznejše) znamke zaradi neuporabe in postopkih glede kršitve znamke. V vseh teh postopkih bo sedaj prijavitelj nove znamke oziroma tožena stranka lahko zahtevala, da vložnik ugovora oziroma tožeča stranka dokaže, da je svojo pravico resno in dejansko uporabljala v obdobju petih let pred vložitvijo ugovora ali tožbe, sicer se ugovor ali tožba zavrnejo.

S tem v zvezi je dobrodošlo novo določilo 54.a člena ZIL-1, ki pojasnjuje trenutek, od katerega se petletno obdobje obvezne uporabe začne šteti za mednarodne znamke. Prejšnji zakon tega obdobja ni jasno določal, zato je bilo petletno obdobje možno razlagati ali kot datum vpisa v register pri Svetovnem uradu za intelektualno lastnino (WIPO) ali pa datum, ko je Svetovni urad objavil izjavo URSIL o priznanju varstva znamke (oz. po poteku roka za zavrnitev znamke, če predhodno ni bila izdana začasna zavrnitev).

Obdobje uporabe mednarodne znamke se sedaj šteje od datuma, ko je izjava URSIL o priznanju varstva mednarodne znamke v Republiki Sloveniji objavljena v glasilu Svetovnega urada. Če po poteku enoletnega roka od datuma obvestila Svetovnega urada o zahtevi za varstvo mednarodno registrirane znamke URSIL Svetovnega urada ni obvestil o priznanju varstva ali o začasni zavrnitvi varstva, se obdobje petih let prične šteti s prvim dnem po izteku enoletnega roka od datuma obvestila Svetovnega urada o zahtevi za varstvo v Republiki Sloveniji.

Pravice industrijske lastnine kot premoženjske pravice in pravice licencojemalcev

Spremembe ZIL-1 na novo in bolj podrobno urejajo pravice industrijske lastnine kot predmet premoženja, in sicer na enak način kot 5. oddelek Direktive (EU) 2015/2436, ki ureja prenos, zastavo, izvršbo in licenco znamke. Novi 75.c člen ZIL-1 licencodajalcu podeljuje novo pravico, da uveljavlja pravice iz znamke (toži na kršitev znamke) zoper licencojemalca, ki krši določbe licenčne pogodbe v zvezi s trajanjem pogodbe, obliko uporabljane znamke, obsegom blaga in storitev za katere je licenca podeljena, ozemljem na katerem se sme uporabljati znamka in kakovostjo blaga in storitev.

Medtem, ko je po prej veljavnem zakonu aktivno legitimacijo za tožbo na kršitev pravic industrijske lastnine imel le imetnik izključne licence (v obsegu, v katerem je pravica nanj prenešena z zakonom ali pravnim poslom), novela ZIL-1E aktivno legitimacijo razširja tudi na imetnike neizključne licence, vendar le ob dodatnem pogoju, da imetnik pravice s tem soglaša. Izključni licencojemalec pa je z novelo pridobil pravico tožiti kršitelja tudi brez soglasja imetnika pravice, če ta v ustreznem obdobju po obvestilu o kršitvi sam ne začne postopka zaradi kršitve pravice. Kaj bi bilo ustrezno obdobje zakon ne pojasnjuje in bo predmet pravne prakse ter vsakokratne presoje sodišč. 

Novi 121.b člen ZIL-1 določa, da se šteje, da ima licencojemalec (izključni ali neizključni) zaradi uveljavljanja odškodninskih zahtevkov zakonit pravni interes, da kot stranski udeleženec vstopi v pravdo, ki jo je zoper kršitelja sprožil imetnik pravice. Torej pridobitelju licence načeloma ne bo potrebno ločeno dokazovati pravnega interesa za vstop v tožbo oziroma izpolnitev pogojev za sosporništvo.

Ugovor zoper registracijo znamke

Poleg zgoraj omenjene obrambe z zahtevo po dokazovanju dejanske in resne uporabe prejšnje znamke, bodo ugovorni postopki zelo verjetno spremenjeni tudi glede zahtevane obrazložitve in dokaznega bremena, ki je na vložniku ugovora. Prej veljavna verzija ZIL-1 je namreč določala, da URSIL na podlagi ugovora in morebitnega mnenja prijavitelja, preveri utemeljenost navedb v ugovoru in ugovor zavrne ali mu ugodi, glede na njegovo utemeljenost in možnost registracije oziroma neregistracije znamke. V praksi je to preizkuševalcem dovoljevalo, da utemeljenost navedb v ugovoru presojajo tudi na podlagi dejstev, ki so jim znana izven navedb v ugovoru, in sicer na podlagi načela materialne resnice po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). Novi 102.c člen ZIL-1 sedaj izrecno določa, da URSIL: ”preveri, ali je ugovor utemeljen, v mejah navedb vložnika ugovora in navedb prijavitelja znamke ter predloženih dokazov.” (torej bližje dikciji Zakona o pravdnem postopku (ZPP)). S tem se v postopke ugovora uvaja bolj izrazita kontradiktornost postopka, kar bo za stranke v postopkih pomenilo, da bodo morale biti bolj pozorne glede svoje argumentacije in predloženih dokazov. URSIL ob strogem upoštevanju spremembe iz 102c. člena ZIL-1 na primer ne bi več smel sam izvajati črkovne, glasovne in pomenske analize podobnosti med primerjanimi znaki, temveč bi moral zgolj ugotavljati utemeljenost analize, ki so jo v svojih vlogah navedle stranke.

Še ena novost v ugovornem postopku je možnost šestmesečne prekinitve postopka, ki bi dovolila strankama postopka, da preučita možnost sklenitve poravnave. Drugače kot v postopkih pred Uradom EU za intelektualno lastnino (EUIPO) glede znamk EU, ta prekinitev postopka (t.i. cooling off period) ni avtomatična, ampak se ugodi le na skupno zahtevo obeh strank.

Sodni postopki

Tožbe za ugotovitev ničnosti znamke, za izbris znamke iz registra in za razveljavitev znamke ostajajo v pristojnosti Okrožnega sodišča v Ljubljani kot izključno pristojnega sodišča. Prenos teh postopkov na URSIL je zakonodajalec pustil za naslednjo spremembo ZIL-1, ki naj bi v skladu z Direktivo (EU) 2015/2436 bila sprejeta in uveljavljena do 14. januarja 2023.

Nova ureditev sodnih postopkov po ZIL-1E je doživela bistvene in logične spremembe, ki so še posebno pomembne zaradi različnih učinkovanj pravnomočnih sodb v postopkih zaradi ničnosti, izbrisa in razveljavitve znamk. Namreč, relativni razlogi za zavrnitev znamke ter slaba vera prijavitelja, so bili prestavljeni iz 119. člena ZIL-1 (tožba za izbris znamke iz registra) v 114. člen ZIL-1 (tožba za ugotovitev ničnosti). Ker ima pravnomočna sodba, s katero se ugotovi ničnost znamke, ex tunc učinek, izbrisna tožba pa ex nunc učinek, je navedena sprememba bistvena za uveljavljanje izključnih pravic iz registrirane (a pozneje nične ali izbrisane znamka). Navedena sprememba je logična, saj slaba vera in/ali obstoj prejšnje pravice kot ovira za registracijo obstaja že v času prijave izpodbijane znamke, ki zato nikoli ne bi smela uživati pravnega varstva.

Na žalost se zakonodajalec ni odločil, da bi spremenil učinek pravnomočne sodbe v pravdah na razveljavitev znamke zaradi neuporabe, ampak je ohranil njihov ex nunc učinek in ni izkoristil možnosti učinka od zgodnejšega datuma (datuma vložitve tožbe ali datuma, ko so nastopili razlogi za razveljavitev zaradi neuporabe). Glede na uvedbo obrambe neuporabe prejšnje znamke v ugovornem in sodnih postopkih so sicer pravice iz neuporabljene znamke veliko bolj omejene kot po prejšnji ureditvi, a bi možnost razveljavitve od zgodnejšega datuma omogočila čistejše stanje registra znamk in večjo pravno varnost tretjih oseb, ki bi enak ali podoben znak v času pred pravnomočnostjo sodbe na trgu že uporabljale ali ga želele uporabljati.

Prekrški

Novela ZIL-1E spreminja določila glede prekrškov iz 134. člena in po 13-ih letih članstva Republike Slovenije v območju evra globe določa v evrih. Kot prekrška se še vedno določata predložitev ponarejenega ali neresničnega dokazila po 92. členu ZIL-1 ali zahteva za prekinitev postopka po tem členu s predložitvijo ponarejenega ali neresničnega obvestila ter zastopanje tretje osebe v postopkih pred URSIL brez vpisa v register zastopnikov za patente, znamke in modele. Kot prekršek pa ni več navedena uporaba imena, kratice, državnega grba, emblema, zastave ali drugega uradnega znaka Republike Slovenije v gospodarskem prometu brez soglasja Vlade RS.

Roki

Novela zakona nepodaljšljivih rokov ne spreminja, določa pa, da se podaljšljivi roki lahko podaljšajo le enkrat za tri mesece. Po prej veljavnih določilih je lahko URSIL rok podaljšal večkrat, a za največ tri mesece. S tem se zmanjšuje potreba po večkratnem podaljševanju rokov ter administrativno breme za URSIL in stranke v postopkih.

Prehodne in končna določba

Novela ZIL-1 je začela veljati 29. marca 2020 in se uporablja za vse postopke pred URSIL in sodišči razen tistih, kjer je bilo pred uveljavitvijo vloženo pravno sredstvo ali začet sodni postopek. 

Pravilnik o vsebini prijave znamke, Pravilnik o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracij znamk in modelov in Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici naj bi se z novelo ZIL-1 uskladili do 29. junija 2020, do njihove spremembe pa se uporabljajo do zdaj veljavni pravilniki, razen če so v nasprotju z novelo ZIL-1E.

Pripravil: Andrej Bukovnik, slovenski in evropski zastopnik za znamke in modele
Družba Bukovnik & Kulbaba IP Guardians, Bruselj


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.